국제계약실무] 계약서의 부정확한 용어와 표현 사용으로 인한 계약분쟁: Unwired v. MS 미국 델라웨어주연방지방법원 판결

[국제계약실무] 계약서의 부정확한 용어와 표현 ▇▇으로 인한 계약분쟁: Unwired v. MS 미국 델라웨어▇▇방지방법원 판결

법리상 특별한 ▇▇은 없지만 실무적 참고자료로 소개합니다. 지난 2016. 6. 15.자 미국법원의 특허라이선스 계약분쟁에 관한 판결입니다. 계약서 용어와 ▇▇▇ 가장 중요하기 때문에 ▇▇ 사인된 계약서 ▇▇을 정확하게 작성하지 못하면 손해와 계약분쟁을 피할 수 없습니다.

계약담당 실무가들은 잘 알고 있고 판결▇▇도 수긍할 수 있지만, 한편으로 판결문에서 ▇▇▇고 있는 MS 주장과 그 ▇▇▇ 공감하는 측면이 있습니다. 계약실무자 누구도 그와 같은 ▇▇에 직면하지 않는다고 장담하기 어렵기 때문입니다.

어떤 에러도 없는 완벽한 계약과 그 계약▇▇을 ▇▇ 정확하게 반영한 완벽한 계약서는 현실적으로 기대하기 어렵습니다. 수많은 pitfall 를 사전에 ▇▇하고 ▇▇▇ 회피하는 수

밖에 없습니다. 자주 계약분쟁 판결을 검토하여 타산지석으로 삼는다면 보다 정확한 계약서 작성에 도움이 될 것입니다.

1. 분쟁▇▇ 계약조항

5.1.3 Qualifying Agreement License Fee. If Openwave closes a Qualifying Agreement, Microsoft shall make a non-refundable payment of Ten Million US dollars ($10,000,000.00 US) within thirty (30) calendar days of the date on which Microsoft receives from Openwave written notice (referencing this Section 5.1.2) that Openwave has closed such a Qualifying Agreement.

As used in this Section 5.1.[3], a "Qualifying Agreement" means a nonexclusive and non- sublicensable patent license with an unaffiliated operating company under the Openwave Licensed Patents (i) that is executed within three (3) years of the Effective Date, and (ii) for which Openwave receives a payment of at least Twenty-Five Million US dollars ($25,000,000.00 US).

For the avoidance of doubt, (1) Microsoft will make no payment to Openwave under this Section 5.1.[3] if Openwave does not close a Qualifying Agreement, and (2) a Qualifying Agreement does not include any patent license with an entity, such as RPX Corporation,

Intellectual Ventures or similar entities, that aquire [sic] patent rights for the purpose of granting releases, sublicenses, covenants or immunities from suit to third parties.

2. 사실▇▇ 및 쟁점

Openwave(▇▇ 당사자 Unwired 로 명칭▇▇)와 Microsoft 사이에 체결된 특허 라이선스 계약서 중 5.1.3 항 ▇▇은 Openwave 에서 "Openwave Licensed Patents"에 관련된 특허 라이선스를 MS 와 ▇▇한 타사와 체결하는 ▇▇, MS 에서는 Openwave 에게 "Qualifying Agreement License Fee"로 1 ▇▇▇러를 지급한다는 것입니다.

실제로 Openwave 에서 Lenovo 와 특허라이선스 계약을 체결하고 위 조항에 따라 MS 에 대해 1 천만불을 지급 ▇▇하였으나 MS 에서는 위 조항에 정의한 "Qualifying Agreement License"에 해당하지 않기 때문에 1 천만불을 지급할 수 없다고 주장합니다.

MS 는 그 이유로 Lenovo 에 ▇▇ 라이선스 계약 ▇▇특허에 MS 와의 라이선스 계약▇▇ "Openwave Licensed Patents" 이외에 Openwave ▇▇ 다른 특허가 포함되어 있으므로 위 계약조항에 맞지 않는다고 주장합니다.

따라서 ▇▇의 쟁점은 계약▇▇ 중 "under the Openwave Licensed Patents"가 기존 라이선스 ▇▇ 특허만을 ▇▇하는지 여부입니다. 특히 구체적으로는 "under" 용어의 해▇▇▇로 ▇▇되었습니다.

3. 판결요지

MS 에서는 계약조항의 목적, 당사자의 의사 등에 비추어 볼 때 라이선스 ▇▇특허를 동일한 것으로 ▇▇해야 한다고 주장합니다. 그러나 미국법원은 계약 당사자의 내▇▇▇ 주관적 의사 보다 합리적인 제 3 자가 파악할 수 있는 객관적 ▇▇에 따라 ▇▇되어야 한다는 기본법리를 다시 ▇▇하게 밝혔습니다.

▇▇ 사전과 ▇▇에서 "under"를 "subject to" "in accordance with" "in compliance with"로 ▇▇합니다. ▇▇특허를 ▇▇으로 ▇▇▇야 한다는 MS 주장을 뒷받침하지 못합니다. 따라서 미국법원은 Lenovo 라이선스에 "Openwave Licensed Patents"뿐만 아니라 다른 특허가 추가로 포함되어 있어도 위 조항을 충족한다고 판결하였습니다.

판결에서는 MS 의 주▇▇▇은 "solely under" "only under" or "exclusively under"로 표현되어만 한다고 판시하였습니다.

참고로 integration clause, entire agreement clause 는 거의 자동으로 포함되는데 위 계약서에도 있습니다. MS 주장하는 라이선스 ▇▇ 특허범위를 동일한 것으로 ▇▇ ▇▇할 수 있는 다른 ▇▇이 있었더라도, 위와 같은 계약▇▇ ▇▇에는 별 다른 ▇▇을 미치지 않았습니다.