CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE DE INVENCION ENTRE UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN (NOMBRE INSTITUCIÓN)
CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE DE INVENCION
ENTRE
UNIVERSIDAD SAN XXXXXXXXX
Y
(NOMBRE INSTITUCIÓN)
Responsable de completar: Oficina de Transferencia y licenciamiento
En Santiago de Chile, a [día] de [mes] de [año], entre Universidad San Xxxxxxxxx, Rol Único Tributario Nº [número Rut], en adelante “La Universidad” o “La Licenciante”, representada por su Rector don [Nombre Rector], [nacionalidad], [estado civil], [profesión], cédula nacional de identidad Nº [número de Rut], ambos domiciliados para éstos efectos en [calle, comuna, ciudad]; Y [Razón Social Institución], Rol Único Tributario Nº [número Rut], en adelante “La Empresa” o “La Licenciataria”, representada por don(ña) [Nombre Representante Legal][nacionalidad], [estado civil], [profesión], cédula nacional de identidad Nº [número Rut], ambos domiciliados para éstos efectos o en [calle, comuna, ciudad]; en adelante “Las Partes” vienen en celebrar el siguiente contrato de licencia de patente de invención, que se regirá por las estipulaciones contenidas en el presente instrumento y sus documentos anexos, y en todo lo no contenido en ella, por las normas aplicables de la ley 19.039, del Código de Comercio, y del Código Civil, según corresponda (en adelante “El Contrato”).
Considerando,
Que la Universidad es una entidad que desarrolla actividades de investigación, formación y desarrollo científico y tecnológico,
Que [Nombre de La Licenciante] es la propietaria y titular de la solicitud de Patente/Patente de Invención denominada “[Titulo de Patente]” solicitada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) con el número [ingresar número con palabras), en adelante “La Patente” o “La Tecnología” de la cual es inventor(a) el(la) investigador(a) de la Universidad don(ña): [Nombre del inventor] y se encuentra descrita en el ANEXO N° [Número] “Descripción de la Tecnología”, el cual debidamente inicializado por las Partes se entiende formar parte integrante del presente Contrato para todos los efectos legales.
Que [Nombre de La Licenciataria] está interesada en obtener una licencia de uso de la citada Patente.
PRIMERO: DEFINICIONES
Se deja expresa constancia que los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se especifican:
“Tecnología Licenciada”: hace referencia a cualquier producto, proceso o utilización que se encuentre, total o parcialmente, dentro del ámbito de protección de la patente.
“Tecnología sub-licenciada”: hace referencia a la “Tecnología Licenciada” que la Empresa transmita, total o parcialmente, a un tercero, respecto de la Patente.
“Patente”: Hace referencia a la Patente o solicitud de Patente descrita en el considerando B del presente instrumento, y aquellas derivadas de la primera solicitud.
“Sublicenciataria”: hace referencia a cualquier tercero que haya recibido derechos de la Licenciataria de la Patente en virtud del presente Contrato.
“Periodo del Informe”: periodo de tiempo que comienza el primer día de cada semestre calendario, y acaba el último día de dicho semestre.
“Ventas Brutas”: las ventas totales que representan las facturas, sin hacer deducción alguna por concepto de devoluciones, rebajas, bonificaciones, descuentos, etc.
“Royalties Neto”: el royaltie menos los impuestos correspondientes que en virtud de la ley gravamen la operación correspondiente.
SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Contrato es regular la concesión de una licencia [exclusiva /no exclusiva] sobre la Patente a favor de la [Nombre de La Licenciataria] en el territorio donde se haya solicitado su protección, por un periodo de [número escrito] años, prorrogable en conformidad a lo indicado en la cláusula sexta. Lo anterior puede ser modificado de común acuerdo entre las Partes.
TERCERO: LICENCIA
3.1 Concesión de Licencia. Por medio del presente acto, la Licenciante otorga a La Licenciataria, una licencia de la Patente, sometida al pago de derechos, para su uso, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este Contrato, en adelante “La Licencia”.
3.2 Ámbito de Aplicación y Uso autorizado. El uso de la Patente incluye cualquier aprovechamiento de ella, en el ámbito de [agregar campo de aplicación de la Tecnología] que derive en un beneficio económico, tales como desarrollar, fabricar, hacer fabricar, exportar, vender, sublicenciar y, en general, comercializar productos y/o servicios que incorporen o usen la Tecnología licenciada, o cualquier otra forma de contrato oneroso que tenga por objeto su utilización en [Bien público si aplica].
3.3 Exclusividad. La Licencia concedida a la [Nombre de La Licenciataria] es [única y exclusiva / no exclusiva], según los términos convenidos en el presente instrumento. (En caso de ser exclusiva, En conformidad a lo anterior, la Universidad se compromete a no conceder otra licencia a un tercero con respecto a los derechos concedidos por este Contrato).
3.4 Territorio autorizado. Las Partes acuerdan que la Licencia objeto del presente Contrato se otorga en el territorio donde se haya solicitado su protección, esto es para los mercados de [incluir territorios autorizados].
3.5 Facultad de Sublicenciar. La Licenciataria tendrá derecho a conceder Sublicencias sobre sus derechos, previa aprobación por escrito de la Universidad y deberá ser otorgada en términos y condiciones compatibles con los términos de este Contrato. La Licenciataria deberá proporcionar a la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad información completa respecto a las negociaciones y posible Sublicenciatario de la totalidad o parte de sus derechos sobre la Patente en un plazo máximo de [número escrito] días hábiles a partir de la recepción de la oferta final del potencial Sublicenciatario.
La Universidad podrá vetar a un posible Sublicenciatario de la Patente si estiman que la oferta no es lo suficientemente atractiva comercialmente, en base a los antecedentes proporcionados por la Licenciataria o en casos justificados. El plazo del Licenciante para oponerse en los términos señalados en el párrafo anterior será de hasta [número escrito] días hábiles, contado desde la recepción de los antecedentes enviados por la Licenciataria. Una vez transcurrido dicho plazo sin que haya oposición alguna por parte del Licenciante, se entenderá aceptada la oferta de Sublicencia.
Cualquier Sublicencia aprobada por la Universidad, deberá concederse mediante contratos que establezcan al menos, los siguientes elementos: (i) las disposiciones necesarias para garantizar la capacidad del Sublicenciatario para llevar a cabo sus obligaciones; (ii) una disposición que aclare que, en el caso de extinción de la Licencia establecida en la cláusula segunda y en el numeral 3.1 y 3.2 de esta cláusula, ya sea en todo o en parte, terminará cualquier Contrato de sublicencia existente; (iii) una disposición que prohíba al Sublicenciatario sublicenciar sus derechos en virtud de dicho contrato de sublicencia; (iv) una disposición que prohíba al Sublicenciatario ceder el contrato de sublicencia sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad.
3.6 Licencia para fines académicos y/o de investigación. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Universidad se reserva la facultad de empleo de la Tecnología Licenciada y para fines académicos y de investigación.
CUARTO: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES
Las Partes dejan expresa constancia que, en virtud de este instrumento, se ha generado una relación exclusivamente de carácter comercial, no existiendo entre ellas relación de dependencia o subordinación alguna, así como tampoco entre cada una de las Partes y los dependientes o subordinados de la otra.
En consecuencia, nada en este Contrato será interpretado como (i) la constitución de una sociedad, agencia, joint venture, o una relación similar entre las Partes; o (ii) como una autorización a cualquiera de las Partes para representar, o actuar como un agente o empleado de la otra Parte.
QUINTO: NO CONTRATACIÓN
Queda expresamente prohibido a las Partes contratar trabajadores o dependientes de la otra Parte, cualquiera sea el tipo de relación laboral existente entre esa Parte y dichos trabajadores, incluidos aquéllos que a partir de la fecha de celebración de este Contrato terminen su relación laboral con una de las partes.
Esta prohibición se extiende hasta por un período de 5 años a contar de la fecha de terminación del presente Contrato.
SEXTO: DURACIÓN
6.1 Duración de la Licencia. El periodo de validez de La Licencia será el indicado en la cláusula segunda del presente Instrumento, contado a partir de la fecha de su firma.
Lo anterior es sin perjuicio de las causales de terminación anticipada contempladas a lo largo de las distintas cláusulas del Contrato.
6.2 Revisión del Contrato. No obstante lo señalado en esta cláusula, las Partes revisarán cada [número escrito] años el presente instrumento, basándose en el cumplimiento o incumplimiento de las actividades e hitos del periodo correspondiente, todos ellos descritos en el ANEXO N° [Número]. En el caso que la [Nombre de La Licenciataria] no diere cumplimiento a las actividades e hitos del periodo correspondiente, comprendidos en el ANEXO N° [Número], la Universidad tendrá la facultad de terminar el Contrato unilateralmente, dando aviso a su contraparte con a lo menos [número escrito] días corridos de anticipación.
La Universidad otorgará un plazo de, a lo menos, ciento veinte días, para que la [Nombre de La Licenciataria] pueda vender los productos generados en base a la Tecnología licenciada que aún tenga en stock y responder frente a los clientes con los que ya tenga contratos comprometidos al momento de que la Universidad haga aviso formal del termino del Contrato. Expirado ese plazo, se suscribirá el finiquito legal del presente Instrumento.
6.3 Prórroga del Contrato. En caso de que se genere un retraso en el cumplimiento de los hitos establecidos en el ANEXO N° [Número], la Universidad podrá otorgar un plazo adicional de prórroga de la duración de la Licencia para el cumplimiento de las metas pendientes. Para ello, las Partes deberán suscribir un Anexo a este Contrato de Licencia, en el cual las Partes deberán evaluar la factibilidad de logro de las metas pendientes y establecer un plazo razonable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán establecer siempre nuevos objetivos que contemplen las circunstancias acaecidas durante los periodos contemplados en los puntos 6.2 y 6.3.
Con todo, y si el incumplimiento de las metas se debe a un actuar negligente de la Licenciataria, la Universidad tendré la facultad de terminar el Contrato unilateralmente, dando aviso a su contraparte con al menos sesenta días hábiles de anticipación.
6.4 Rechazo de patente de invención comprendida en la Tecnología Licenciada. Si durante la vigencia de este Contrato, alguna de las solicitudes de patente de invención es rechazada en cualquiera de los países cuya concesión esté pendiente sin derecho a ulteriores recursos, o siendo concedida, caduque o se revoque sin derecho a recurso alguno, el presente Contrato se resolverá automáticamente para el país en cuestión, manteniéndose en vigor en aquellos países donde la protección esté aún vigente.
SÉPTIMO: REGALIAS Y CONDICIONES DE PAGO
7.1 La [Nombre de La Licenciataria] se obliga a realizar los siguientes pagos a la Universidad:
A) Cuotas de mantenimiento de la Patente. La [Nombre de La Licenciataria] deberá pagar contra factura cancelada, a la Universidad las cuotas de mantenimiento relacionadas con la Patente para el territorio. Se entiende por “cuotas de mantenimiento” todas las tasas oficiales y honorarios de estudios jurídicos relativos a la presentación, tramitación y mantenimiento de la Patente a que esté obligada directamente la Universidad. Estos pagos no serán de manera alguna, reembolsados por la Universidad. El Licenciante se obliga a proporcionar a la Licenciataria copias de las facturas y comprobantes correspondientes.
B) Regalías. La [Nombre de La Licenciataria] deberá pagar semestralmente a la Universidad por concepto de Regalías:
Un [número escrito] por ciento sobre las Ventas Brutas que incorporen la Tecnología licenciada, efectuadas por ella misma. Dichos pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre calendario anterior.
Y un [número escrito] por ciento sobre el Royalty Neto obtenido por las Sublicencias a terceros, en caso de existir. Los pagos se harán sobre los Royalty percibidos en el semestre anterior.
C) Pagos asociados al cumplimiento de Hitos. La [Nombre de La Licenciataria] deberá pagar a la Universidad, a título de remuneración por el logo de hitos establecidos en el ANEXO N° [Número] para su comercialización, (que podrían incluir Pago Inicial; pagos por Objetivos Cumplidos; Pagos Mínimos y/o Distribución de los Ingresos).
7.2 Pagos.
A) Método de Pago. Las cantidades antes mencionadas deberán incrementarse con el correspondiente IVA, cuando proceda, y se harán efectivas a través de un cheque nominativo a la Universidad San Xxxxxxxxx.
B) Plazo de Pago.
El pago de las cuotas de mantenimiento de la Patente deberá efectuarse dentro de un plazo de [número escrito] días corridos a partir del envío, por parte de la Universidad.
El pago de la regalías y Pagos asociados al cumplimiento de Hitos se efectuará dentro de los primeros [número escrito] días corridos, desde la aprobación del Informe por parte de la Universidad, en conformidad a la cláusula octava.
C) Pagos atrasados. Cualquier pago que la [Nombre de La Licenciataria] no efectúe en la fecha en que según este Instrumento le corresponda, la Universidad tendrá derecho a cobrar a la Licenciataria, por concepto de avaluación convencional de perjuicios moratorios, establecidos mediante cláusula penal moratoria una multa equivalente al interés máximo convencional para operaciones no reajustables, según éste sea determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras del periodo en cuestión. El pago atrasado se contabilizará desde el día posterior al indicado en la letra B) de la presente cláusula, entendiéndose como “mensual” con treinta días para efectos de esta letra. Asimismo, cualquier pago realizado antes del último día del mes, será afecto a un interés proporcional (entendiéndose como el porcentaje de días corridos sobre días totales del mes).
Si la [Nombre de La Licenciataria] acumula [número escrito] semestres de no pago, la Universidad tendrá la facultad de poner término al Contrato de pleno derecho, sin perjuicio de su derecho a exigir el cumplimiento forzado de dicha obligación, más la indemnización de todos los perjuicios que emanen de dicho incumplimiento.
OCTAVO: INFORMES
La [Nombre de La Licenciataria] deberá proporcionar a la Universidad, dentro de los treinta días a partir del final de cada Periodo de Informe, informes escritos que deberán contener, como mínimo, los siguientes antecedentes:
Las Ventas Brutas y el cálculo de las regalías.
Los avances de investigación y desarrollo sobre la Tecnología licenciada, describiendo si aplica, el logro de los Hitos, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N° [Número]. En el caso de existir, la descripción y el valor de la Tecnología Sublicenciada, incluyendo el nombre de la Sublicenciataria, el tipo de productos vendidos, la cantidad vendida, las Ventas Brutas Totales, el cálculo y el Royalty correspondiente al periodo del Informe.
Aunque no existan Ventas Brutas asociadas a la Tecnología licenciada, los informes seguirán siendo necesarios.
Una vez recibido el Informe para el periodo correspondiente, la Universidad tendrá un plazo de [Número escrito] días hábiles para su evaluación, al término del cual emitirá una carta a nombre de la [Nombre de La Licenciataria] en la forma descrita en la cláusula vigésimo tercera.
NOVENO: DECLARACIONES DE LA LICENCIATARIA
Sin perjuicio de las demás declaraciones efectuadas por la Licenciataria por medio del presente Contrato y de sus anexos, la Licenciataria declara que:
Es una sociedad válidamente constituida y plenamente vigente bajo las leyes de [País];
Los representantes de la Licenciataria tienen poder suficiente para poder celebrar el presente Contrato;
Ha obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias que de acuerdo a la ley y sus estatutos requieren para la celebración del presente Contrato;
La celebración del Contrato no es contraria a la ley, sus estatutos o cualquier otro documento que comprometa sus activos;
Las obligaciones de la Licenciataria bajo el presente Contrato son válidas, vinculantes y susceptibles de ser hechas cumplir por la ley de conformidad con sus términos; y
No tiene conocimiento de ninguna demanda, reclamación, acción, arbitraje, o proceso judicial, administrativo o de otro tipo actualmente en curso, en trámite o amenazado en contra de la Licenciataria que pudiera restringir la celebración del presente Contrato o que pudiera afectar la validez o aplicabilidad del presente Contrato, la capacidad de la Licenciataria de cumplir sus compromisos bajo el presente Contrato, o que pudiera dar como resultado un cambio adverso significativo en el negocio o condición financiera de la Licenciataria; y no está sujeto a ningún juicio, orden, fallo, mandato o decreto de ninguna corte, autoridad gubernamental que afecte su capacidad de cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato.
DÉCIMO: DECLARACIONES DE LA LICENCIANTE
Sin perjuicio de las demás declaraciones efectuadas por la Licenciante por medio del presente Contrato y de sus anexos, la Licenciante declara:
La Licenciante es una sociedad válidamente constituida y plenamente vigente bajo las leyes de Chile;
El representante de la Licenciante tienen poder suficiente para poder celebrar el presente Contrato;
Ha obtenido todas las autorizaciones corporativas necesarias que de acuerdo a la ley y sus estatutos requiere para la celebración del presente Contrato;
La celebración del Contrato no es contraria a la ley, sus estatutos, o cualquier otro documento que comprometa sus activos;
Las obligaciones que contrae bajo el presente Contrato son válidas, vinculantes y susceptibles de ser hechas cumplir por la ley de conformidad con sus términos;
Ser dueña de la Tecnología y que es titular de las patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial relativos a la Tecnología, y que cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollarla, y que la Tecnología y su uso no contravienen ni vulneran derechos de terceros.
No estar sujeta a ninguna clase de impedimento legal o contractual que le impida licenciar la Tecnología o disponer de ella de cualquier forma. No obstante, si con posterioridad a esta fecha la Licenciante se viera expuesta a algún tipo de restricción o limitación a su facultad de disponer o utilizar de cualquier forma la Tecnología o parte de ella, en términos de impedir sustancialmente el cumplimiento de sus obligaciones reguladas en el presente Contrato, la Licenciataria tendrá derecho a poner término al Contrato, sin indemnización de perjuicios.
DÉCIMO PRIMERO: OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIA
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en otras cláusulas del Contrato y/o de sus anexos, la Licenciataria se obliga a:
En caso que tenga conocimiento de alguna infracción o uso efectivo o probable de la Tecnología, dentro o fuera del Territorio, a notificar dicha situación a la Licenciante, entregar todos los detalles y proporcionar toda la asistencia razonable que pueda esta última solicitarle. Por su parte, la Licenciante podrá exigir a la Licenciataria, en caso que lo estime conveniente, que se haga parte de los eventuales procedimientos judiciales, extrajudiciales o administrativos y llevar a cabo cualquier otra actuación que razonablemente se le pueda requerir dentro del Territorio y dada las circunstancias del caso.
En caso que algún tercero emprenda acciones judiciales alegando una infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, ya sea en contra de la Licenciante o de la Licenciataria, como consecuencia de la realización de alguna de las operaciones indicadas en este Contrato, a mantener indemne, defender y eximir de toda responsabilidad a la Licenciante.
Utilizar la Tecnología en las condiciones que determine la Licenciante, solamente dentro del Territorio, exclusivamente en el Proyecto y en el contexto del Área de Aplicación, y únicamente para el desarrollo y ejecución del Proyecto, y en general, toda modificación que la Licenciataria decidiere efectuar deberá ser comunicada y autorizada previamente por la Licenciante, de manera expresa y por escrito.
Cualquier modificación o cambio a la Tecnología o alguno de sus componentes, así como cualquier uso no autorizado de la misma o de alguno de sus componentes, introducido por parte de la Licenciataria, sin la autorización previa y por escrito de la Licenciante, facultará a la Licenciante a poner término de inmediato al Contrato y liberará y eximirá a esta última de cualquier responsabilidad por las eventuales fallas que se produzcan en virtud de las modificaciones o cambios mencionados precedentemente, que impidan cumplir los estándares de calidad de los productos que tiene por objeto desarrollar la Tecnología, y por cualquier daño ocasionado a terceros, los que serán de exclusiva responsabilidad de la Licenciataria. De ocurrir alguno de los eventos mencionados en la presente cláusula, el Licenciataria no quedará liberado de su obligación de efectuar el pago del Precio de la Licencia.
En cualquier caso, todo cambio en la Tecnología o alguno de sus componentes que redunde en una mejora o beneficio de la Tecnología o desarrollos obtenidos en virtud de ésta serán de propiedad exclusiva de la Licenciante.
Pagar oportunamente el Precio de la Licencia.
Asumir todos los costos asociados a los proyectos, estudios, construcción y mantención del Proyecto.
No copiar, duplicar, reproducir, grabar, divulgar o utilizar de manera alguna que no esté autorizada en el presente Contrato, total o parcialmente, en forma directa o indirecta, la Tecnología, y/o la Información Confidencial reguladas en el presente contrato.
A tomar a su costo todas las medidas necesarias para disminuir todos los factores físicos, químicos y ambientales en los sectores en donde se desarrolle el Proyecto, así como sus sectores aledaños, a fin de evitar con ello la contaminación del mismo.
No sub-licenciar u otorgar derecho alguno a terceros sobre la Tecnología.
Las Partes declaran y reconocen que las obligaciones descritas en este párrafo son esenciales en este Contrato y que su incumplimiento por parte de la Licenciataria generará perjuicios graves e irreparables a la Licenciante debido a la pérdida de ingresos futuros. Por lo anterior, la Licenciataria empleará la máxima diligencia en cumplir con estas obligaciones.
DÉCIMO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA LICENCIANTE
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en otras cláusulas del Contrato y de sus anexos, la Licenciante se obliga a:
Comunicar a la Licenciataria cualquier infracción en el Territorio al uso de la Tecnología y se obliga a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la protección de la misma, a fin de que pueda cumplirse con el objeto de este Contrato, sin perturbaciones de ningún tipo. Asimismo, deberá llevar a cabo, a su costo, todas las acciones y medidas de defensa de la Tecnología que sean requeridas por la Licenciataria, necesarias para proteger la misma y evitar que se perturbe su uso;
Mantener la titularidad de la Tecnología durante la vigencia del presente Contrato, o si transfiriere o enajenare a cualquier título el todo o parte de la Tecnología a terceros obtener que éstos se obliguen irrevocablemente a respetar y cumplir todos los términos y condiciones del presente Contrato;
No perturbar el uso que de la Tecnología haga la Licenciataria de conformidad a los términos de este Contrato; y
Instar por las renovaciones de las patentes y demás derechos de propiedad industrial relativos a la Tecnología en cuanto la ley permita dichas renovaciones y pagar los respectivos derechos, los que serán de cargo exclusivo de la Licenciante.
DÉCIMO TERCERO: CONFIDENCIALIDAD
Para los efectos del presente Contrato, deberá entenderse por información confidencial toda información que haya sido proporcionada o le sea proporcionada a cualquiera de las Partes con motivo u ocasión de este Contrato, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese o contenga dicha información, sea verbalmente o por escrito, sea que se contenga en documentos, memorandos, escritos de cualquier naturaleza, discos, cintas, disquetes, archivos computacionales o en cualquiera otra forma, incluyendo toda la información relacionada con la Tecnología, así como cualquiera de sus componentes y procedimientos (“Información Confidencial”).
En cualquier caso, la Información Confidencial no incluirá (i) la información que sea pública o se encuentre o llegue a encontrarse en el dominio público, salvo que ello sea el resultado de haberla hecho pública el receptor; (ii) la información que se encuentre en posesión del receptor antes que le fuera provista en virtud del presente instrumento, siempre que dicha información hubiere sido entregada en forma legítima por su fuente y obtenida de igual forma por la parte que la hubiere recibido; y (iii) la información que fuere desarrollada independientemente por el receptor o para él, sin infracción de lo estipulado en el presente instrumento.
Por medio del presente acto, las Partes acuerdan mantener estricta reserva sobre toda la Información Confidencial adquirida en virtud del presente Contrato.
La obligación de confidencialidad de la Licenciataria se aplica especialmente respecto de la Tecnología, cualquiera de sus partes, procesos o componentes y de las mejoras y nuevos desarrollos efectuados a partir de la Tecnología o alguno de sus componentes.
Las Partes sólo utilizarán la Información Confidencial conforme se autoriza en este Contrato y no publicarán ni permitirán la publicación, copia, transmisión, entrega o divulgación por cualquier forma o medio, en todo o en parte, de la Información Confidencial. Asimismo, adoptarán todas las medidas razonables que sean necesarias para que su personal sólo tenga acceso a la Información Confidencial que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del Contrato.
La Licenciataria informará por escrito a la Licenciante, previo a que tengan acceso a la Tecnología e Información Confidencial, los nombres y antecedentes generales de las personas que tendrán acceso a dicha Tecnología e Información Confidencial. Adicionalmente, la Licenciataria deberá adoptar todas la medidas necesarias para asegurar que éstas personas celebren con la Licenciante acuerdos de confidencialidad particulares, en los términos de esta cláusula y de conformidad al Acuerdo de Confidencialidad que se adjunta en el ANEXO N° [Número] “Acuerdo de Confidencialidad” del presente Contrato, el que debidamente inicializado por las Partes se entiende formar parte del presente Contrato para todos los efectos legales, de forma que la eventual infracción por parte de dichas personas de esta obligación de confidencialidad será también de su responsabilidad
Asimismo, la Licenciataria se obliga en este acto a guardar reserva y confidencialidad respecto de toda actividad que ésta desarrolle siguiendo las instrucciones de la Licenciante, relacionada con la Tecnología, así como de las obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato, no pudiendo revelar ni divulgar el contenido y ejecución de las mismas. En especial, dicha obligación de confidencialidad se extiende a toda información y conocimientos obtenidos y desarrollados con motivo de la ejecución de este Contrato, así como a las ofertas, propuestas, desarrollos, pruebas y presentaciones que realice o presente, en relación con la Tecnología y sus mejoras.
Si por alguna razón fuera necesario poner la Información Confidencial en conocimiento de alguno de los socios o accionistas, trabajadores, directores, ejecutivos, contratistas, subcontratistas, consultores y/o asesores de la Licenciataria, la Licenciataria adoptará las más estrictas medidas a fin de evitar que estos divulguen o utilicen de cualquier forma la Información Confidencial fuera de los fines para los cuales les fue entregada. La Licenciataria deberá coordinar la firma de los respectivos acuerdos de confidencialidad con la Licenciante, para cada caso. En todo caso, la firma de estos acuerdos de confidencialidad no liberará a la Licenciataria de la responsabilidad en caso de infracción a la obligación de confidencialidad establecida en esta cláusula o bien de cualquier otra objeto del presente Contrato, por parte de sus socios o accionistas, trabajadores, directores, ejecutivos, consultores, contratistas, subcontratistas, y asesores o de cualquier otra persona a la que le haya debido dar acceso a los documentos, información o datos que reciba en virtud de la celebración del presente Contrato, en la medida que la Licenciataria no hubiere tomado los resguardos pertinentes y le fuere imputable culpa en la infracción.
A solicitud escrita de la otra Parte, la Parte receptora de la Información Confidencial deberá devolver o destruir según le sea indicado, toda la Información Confidencial (o la parte de la misma que le solicitare) y toda copia, resumen o extracto de ésta contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, discos, cintas, disquetes o archivos computacionales sin retener copias, resúmenes o extractos de la misma, en ninguna forma.
Las obligaciones de confidencialidad regirán durante toda la vigencia de este Contrato, y subsistirán a la terminación del mismo, por un plazo xx xxxx (10) años o hasta que expiren los derechos de propiedad industrial, intelectual, secretos empresariales o cualquier otro derecho de la Licenciante sobre la Tecnología, el plazo que sea mayor.
El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de la Licenciataria, o bien por sus socios o accionistas, trabajadores, directores, ejecutivos, consultores y asesores, será de responsabilidad exclusiva de la Licenciataria, en la medida que la Licenciataria no hubiere tomado los resguardos pertinentes y le fuere imputable culpa en la infracción, respondiendo por todos los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a la Licenciante, y que serán en su oportunidad reclamados en virtud de la presentación de las acciones pertinentes que desde ya la Licenciante se reserva.
El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en este Contrato facultará a la Licenciante a poner término al mismo.
El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de la Licenciante, o bien por sus socios o accionistas, trabajadores, directores, ejecutivos, consultores y asesores, será de responsabilidad exclusiva de la Licenciante, respondiendo por todos los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a la Licenciataria, y que serán en su oportunidad reclamados en virtud de la presentación de las acciones pertinentes que desde ya la Licenciataria se reserva.
La Licenciataria acepta y reconoce que parte importante de la Tecnología corresponde a secretos empresariales de la Licenciante, en su más amplio sentido, por lo que la Licenciataria estará obligada a guardar estricta reserva de la misma. Las Partes elevan a la categoría de cláusula esencial de este Contrato las obligaciones contenidas en esta cláusula.
DÉCIMO CUARTO: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Las Partes acuerdan que la Tecnología, cualquier actualización y/o mejora a la Tecnología y todos los desarrollos, conceptos, invenciones, patentes, derechos de autor, y cualquier otro tipo de propiedad industrial o intelectual que derive del uso o explotación de la Tecnología o de alguno de sus componentes, son y serán de propiedad exclusiva de la Licenciante.
Las Partes declaran que las mejoras que haga la Licenciataria o las que se generen bajo el Contrato deberán ser entendidas como un trabajo por encargo, por lo que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual como los de propiedad industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, know-how, secretos de fábrica, secretos industriales, fórmulas, procedimientos de fabricación, como los productos resultantes, sus mejoras y modificaciones que se generen o relacionen con este Contrato o sus anexos serán de propiedad exclusiva de la Licenciante. Asimismo, la facultad de solicitar privilegios industriales o de propiedad intelectual asociados a la Tecnología pertenecerá exclusivamente a la Licenciante, incluyendo aquellas actividades inventivas desarrolladas por la Licenciataria que digan relación con la Tecnología.
La Licenciataria, bajo este Contrato adquiere únicamente el derecho de usar la Tecnología, de conformidad con los términos y condiciones del mismo, sin que ello implique en ninguna medida la adquisición por parte de la Licenciataria de derecho alguno de propiedad o título sobre la Tecnología y demás derechos de propiedad intelectual o industrial de la Licenciante.
La Licenciataria no podrá copiar, traducir, desensamblar, o descompilar los software, programas o archivos que contengan toda o parte de la Tecnología, ni recrear o intentar recrear -mediante ingeniería reversa o de otra forma- el código fuente de los software, procesos, procedimientos, programas o archivos que compongan o estén de alguna manera relacionados con la tecnología a partir del código objeto del mismo, o usar dichos software, procedimientos, procesos, programas o archivos para crear obras derivadas, salvo autorización por escrito de la Licenciante.
La Licenciataria, sea que actúe directa o indirectamente, se obliga a no impugnar en modo alguno ni oponerse a la tramitación de alguna patente relacionada con este Contrato o sus anexos, que sea solicitada por la Licenciante.
En atención a que la Tecnología está formada por diversos elementos entre los que se encuentran privilegios industriales, si alguna patente u otro derecho de propiedad industrial no se concediese o caducase por cualquier causa o fuese anulada por sentencia firme de los tribunales de justicia, la Licenciataria en ningún caso tendrá derecho a poner término al Contrato ni tendrá derecho a rebajar de manera alguna el Precio de la Licencia. Asimismo, la Licenciataria no podrá reclamar derecho alguno, ni solicitar, directa o indirectamente, nuevas patentes o alegar derechos de propiedad intelectual o industrial respecto del contenido de la patente que no se hubiese concedido o hubiese caducado, ni de cualquier componente de la Tecnología.
DÉCIMO QUINTO: ACCIONES CONTRA INFRACTORES
Si la Licenciataria tuviese conocimiento de que terceras personas están imitando, copiando o, en cualquier forma, utilizando sin autorización la Tecnología, la Licenciataria estará obligada a comunicarlo de forma inmediata a la Licenciante. Asimismo, la Licenciataria deberá informar a la Licenciante de cualquier proceso en su contra o que afecte los derechos de la Licenciante sobre la Tecnología o bien de cualquier circunstancia que constituya o pueda constituir una amenaza a los mismos, tan pronto como sea posible y, con todo, dentro del plazo xx xxxx días contados desde que tome conocimiento de tal hecho.
La defensa de los derechos de la Licenciante sobre la Tecnología corresponderá a ésta. Sin perjuicio de lo anterior, la Licenciataria deberá desplegar sus mejores esfuerzos para asistir razonablemente a la Licenciante en la investigación y tramitación de las acciones y reclamaciones, sean judiciales o no, que se inicien para proteger la Tecnología.
Si la Tecnología fuera objeto de una acción por parte de terceros, por considerar que la Tecnología amenaza o infringe derechos de propiedad industrial o intelectual o secretos empresariales de dichos terceros, la Licenciataria estará obligada a comunicar la existencia de la acción a la Licenciante.
Por su parte, la Licenciataria asumirá frente a la Licenciante y frente a terceros todos los riesgos, responsabilidades e indemnizaciones a que hubiera lugar en caso de que la Licenciataria lleve a cabo un uso o explotación de la Tecnología incorrecto, no adecuado a las consideraciones técnicas, o que no se ajuste de manera estricta a las instrucciones de la Licenciante, de conformidad a este Contrato, sus anexos o la ley.
Serán de cargo exclusivo de la Licenciataria, frente a la Licenciante y terceros, todos los riesgos, responsabilidades, multas, sanciones administrativas, indemnizaciones, y en general, todos los perjuicios a que hubiera lugar en caso de responsabilidad derivada de lesiones o muerte de personas y pérdida o daños a la propiedad, infracciones legales o reglamentarias incluyendo infracciones medioambientales, relacionadas con la ejecución del Proyecto, en la medida que le fuere imputable culpa a la Licenciataria.
Si se intentare alguna acción o reclamación de cualquier naturaleza en contra de la Licenciante, cualquiera de sus relacionadas, socios, accionistas, trabajadores, directores, ejecutivos, gerentes, consultores y/o asesores, por alguno de los hechos indicados en esta cláusula, ya sea en sede judicial, extrajudicial, o administrativa, la defensa contra esa acción o reclamación corresponderá exclusivamente a la Licenciante, sin perjuicio de la asesoría y colaboración que la Licenciataria deberá prestar a la Licenciante en dicha defensa.
Los costos incurridos en dicha defensa, incluyendo costas y honorarios de abogados y costos y gastos incurridos en transacciones (judiciales o extrajudiciales) o arbitrajes, serán reembolsados a la Licenciante, además de cualquier indemnización o cantidad a que la Licenciante fuere condenado a pagar, por sentencia firme y ejecutoriada, en la medida que le fuere imputable culpa a la Licenciataria.
A mayor abundamiento, se deja expresa constancia que la Licenciataria mantendrá indemne, defenderá y eximirá de responsabilidad a la Licenciante frente a cualquier responsabilidad, daño y perjuicio, pérdida o gasto, incluyendo honorarios razonables de abogados, en los que esta última incurra o sea vea obligada a afrontar en relación con cualquier reclamación, demanda, acción, litigio o proceso judicial que surja de alguna hipótesis sobre responsabilidad (incluyendo, entre otras, acciones por responsabilidad extracontractual, garantías o responsabilidad objetiva) referida a cualquier producto, proceso o servicio que se produzca, use, imponga o lleve a cabo en la ejecución de alguno de los derechos o licencias concedidos en virtud del presente Contrato.
DÉCIMO SEXTO: TERMINACIÓN ANTICIPADA
Sin perjuicio de las demás causales de terminación anticipada contenidas a lo largo del Contrato, este instrumento se entenderá terminado de pleno derecho por la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
Si cualquiera de las Partes solicitare su quiebra; se solicitare su quiebra por terceros; se declarase su quiebra por resolución judicial ejecutoriada o que cause ejecutoria; si cualquiera de las Partes propone o pacta con sus acreedores un convenio extrajudicial o un convenio judicial preventivo o; si cualquiera de las Partes incurriere en un estado de notoria insolvencia.
Si ocurriere un cambio en la propiedad, participación accionaria o el control actual societario de la Licenciataria y dicho nuevo accionista o controlador no suscribiere con la Licenciante un acuerdo de confidencialidad relativo a la Tecnología, en términos sustancialmente similares a los establecidos en el ANEXO N° [Número] del presente Contrato.
Si la Licenciataria no pagare o se atrasare en el pago del Precio de la Licencia en los términos establecidos en la cláusula séptima de este Contrato.
Si la Licenciataria infringiere la prohibición de enajenación establecida en la cláusula [número].
Si la otra Parte ha incurrido en un incumplimiento grave al Contrato, indicando la Parte cumplidora el incumplimiento.
La Parte cuyo incumplimiento se reclama contará con un término de 30 días para subsanar o remediar el incumplimiento. Para estos efectos, la otra Parte pondrá en su conocimiento los hechos que motivan la infracción, notificándola por escrito. Transcurrido dicho período sin que se haya subsanado o remediado el incumplimiento o no siendo el incumplimiento susceptible de subsanarse, la Parte cumplidora podrá: (i) poner término inmediato al presente Contrato sin necesidad de requerimiento o declaración judicial alguna, con indemnización de perjuicios; o (ii) solicitar su cumplimiento forzado, con indemnización de daños y perjuicios.
Las Partes dejan expresa constancia que el ejercicio por parte de quien corresponda de los derechos señalados precedentemente es voluntario y, por lo tanto, renunciable. No obstante, el no ejercicio de estos derechos por parte de quien corresponda no importará renuncia expresa o tácita a los mismos, los cuales podrá ejercer en cualquier momento que lo estime pertinente.
En ningún caso la resolución o terminación anticipada de este Contrato liberará a la Licenciataria de su obligación de pagar las cantidades que venzan en la feche efectiva de terminación o resolución o previamente a esa fecha.
DÉCIMO SEPTIMO: OBLIGACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN
En caso de terminación por cualquier causa del presente Contrato, la Licenciataria deberá cesar inmediatamente en el uso de la Tecnología y efectuar la totalidad de los pagos devengados bajo este Contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones incluidas en las cláusulas décimo tercera de confidencialidad; décimo cuarta de propiedad industrial e intelectual; décimo quinta sobre acciones contra infractores; vigésimo primero de legislación aplicable y vigésimo segunda de resolución de conflictos subsistirán a la terminación de este Contrato.
DÉCIMO OCTAVO: FUERZA MAYOR
No será considerado como una infracción al presente Contrato el incumplimiento de cualquiera de las Partes causado por hechos que califiquen como fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo por tal el imprevisto al que no es posible resistir, en términos del artículo 45 del Código Civil. La Parte que se vea impedida de cumplir con las obligaciones o de ejercer los derechos emanados del presente Contrato por caso fortuito o fuerza mayor, deberá informar por escrito del evento a la otra Parte, en el plazo de tres días hábiles contados desde el día en que ocurrió el evento o que tomó conocimiento de éste y continuar con la ejecución plena del Contrato tan pronto como razonablemente le sea posible, así como a tomar todas las medidas aconsejables para remover o remediar la causa de la interrupción.
Para los efectos del presente Contrato, se entenderán como eventos de caso fortuito o fuerza mayor hechos tales como actos de enemigo público, expropiación o confiscación de las instalaciones, actos xx xxxxxx, actos de autoridad, rebelión o sabotaje, o daños resultantes de cualquiera de los eventos antes mencionados, incendio, inundaciones, explosión o accidentes, huelgas, motines, lockouts o actos concertados de trabajadores que excedan las fuerza laboral de las Partes y en general, cualquier evento que no se encuentre dentro de un grado razonable de control por parte de la Licenciante o la Licenciataria, según corresponda, y que, ni aun ejerciendo una diligencia razonable, éstos pueden evitar.
DÉCIMO NOVENO: CLÁUSULA PENAL
Sin perjuicio de los de los demás derechos conferidos a la Licenciante en virtud del presente Contrato, si por causa imputable a la Licenciataria éste incumpliere una o más de sus obligaciones al presente contrato, y en virtud de dicho incumplimiento se pusiere término al presente Contrato, la Licenciante tendrá derecho a exigir a la Licenciataria, por concepto de cláusula penal compensatoria, la suma de [Número escrito UF/UTM], la cual podrá ser exigida conjuntamente con la indemnización de perjuicios que determine el juez o el árbitro, en virtud de lo establecido en el artículo 1.543 del Código Civil.
VIGÉSIMO: RESPONSABILIDAD DE LA LICENCIANTE.
Las Partes comparecientes, actuando debidamente representadas en la forma que se indica en la comparecencia, dejan expresa constancia que la Licenciante no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a la Tecnología, expresa o implícita, incluyendo entre otras, garantías de comercialización, adecuación a un uso concreto, no infracción, y ausencia de vicios ocultos o de cualquier otro tipo, puedan o no ser descubiertos, entre otros. Sin perjuicio de lo referido precedentemente, las Partes declaran que la Licenciante no ofrece ningún tipo de garantía (a) en relación con la validez o extensión de la licencia sobre la Tecnología; ni (b) de que el uso de la Tecnología o de cualquier otro derecho otorgada no infringe patentes u otros derechos propiedad industrial o intelectual de un tercero ajeno a este instrumento.
A mayor abundamiento, las Partes acuerdan que bajo ninguna circunstancia la Licenciante será responsable de los daños y perjuicios accidentales o emergentes de cualquier tipo, incluyendo daño emergente, daño moral o lucro cesante, independiente de si la Licenciante está o no en conocimiento de dicha circunstancia. En todo caso, se conviene que la responsabilidad de total de la Licenciante no superará en ningún caso el valor total de los pagos y regalías que percibiera.
VIGÉSIMO PRIMERO: LEGISLACIÓN APLICABLE
Las partes acuerdan que este contrato se regirá por las leyes de Chile.
VIGÉSIMO SEGUNDO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las Partes con motivo de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este Contrato o cualquier otra causa será sometida a mediación, conforme a las reglas del Centro de Arbitraje y Mediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago. Las Partes declaran conocer y aceptar dicho reglamento de mediaciones.
En caso de que la mediación no prospere, la dificultad o controversia se resolverá mediante arbitraje conforme al reglamento pertinente al mismo Centro citado anteriormente, el cual consta de la escritura pública otorgada el 10 de Diciembre de 1992 en la Notaría de Santiago de xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, modificada por le escritura pública otorgada el 18 xx Xxxxxx de 1995 en la Notaría de Santiago de xxx Xxxx Xxxxxxxxx, y que conocido y aceptado por los contratantes, se entiende parte integrante de este instrumento.
Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud de cualquier de ellas, designe al árbitro de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido.
En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo que las Partes renuncian expresamente a ellos, con excepción de aquellos que la ley establece en carácter de irrenunciables. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción.
VIGÉSIMO TERCERO: NOTIFICACIONES Y COORDINADORES
Cualquier comunicación, aviso, solicitud, notificación o instrucción que se realice en virtud de este Contrato se realizará por escrito y se enviará por correo electrónico, con una copia de confirmación enviada por correo postal o a través de correo certificado (con acuse de recibo) a la Parte destinataria, y se interpretará que ha sido entregada en la fecha en que se envió la notificación de acuse de recibo. La otra Parte deberá recibir notificación de cualquier cambio o modificación.
Sólo serán válidas las comunicaciones realizadas a las siguientes personas:
a) Por parte de la Universidad: [nombre], [dirección], [teléfono], [e-mail].
b) Por parte de la [Nombre de La Licenciataria]: [nombre], [dirección], [teléfono], [e-mail].
Cada Parte podrá sustituir temporal o definitivamente a las personas designadas para desempeñarse como coordinadores entre ellas por otros trabajadores, previa comunicación escrita de esa denominación a la otra Parte.
VIGÉSIMO CUARTO. PERSONERÍAS
La personería de don [nombre] para representar a la Universidad San Xxxxxxxxx consta de [Decreto Supremo número], que contiene los Estatutos.
La personería de don(ña) [nombre] para representar a la [Nombre de La Licenciataria] consta en [instrumento] otorgado ante notario Público [Nombre de la Notaría] el [fecha]
El presente Contrato se extiende en cuatro ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando dos de ellos en poder de cada una de las Partes.
Se faculta al portador de copia autorizada del presente instrumento a realizar las inscripciones y sub-inscripciones que en derecho procedan.
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Versión 25/10/2018 1
Oficina de Transferencia y Licenciamiento
Vicerrectoría de Investigación y Doctorados
Fono: 562 – 22606602/ e-mail: xxx@xxx.xx