CONTRATO DE OPCIÓN DE LICENCIAMIENTO
U N I V E R S I D A D D E A N T O F A G A S T A
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO
CONTRATO DE OPCIÓN DE LICENCIAMIENTO
ENTRE
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Y
[NOMBRE EMPRESA]
En la ciudad de Antofagasta, con fecha [xx] de [xxx] del año 20[xx], entre la UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, Rol Único Tributario 70.791.800-4, representada por su Rector don Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, cédula nacional de identidad 0.000.000-0, ambos con domicilio en Xx. Xxxxxxx 000, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, en adelante también la “Universidad”; y por la otra parte, [agregar nombre de EMPRESA], Rol Único Tributario [agregar] representada para este acto por don [agregar], cédula nacional de identidad [agregar], ambos con domicilio en [agregar], comuna de [agregar], en adelante también [agregar] o la “Empresa”; y en adelante ambos, conjunta e indistintamente denominados como “la Parte” o “las Partes”.
CONSIDERANDO,
Que la Universidad es una institución de educación superior que desarrolla actividades de investigación, formación, desarrollo científico y tecnológico y extensión en diversas áreas;
Que, como consecuencia de sus actividades de investigación, ha dado origen a la Tecnología denominada [“agregar nombre de la tecnología”], cuyo titular es la Universidad;
Que La empresa es una sociedad del rubro de [agregar], que tiene por objeto [hacer breve descripción del giro de la empresa];
Que la Empresa desea obtener una licencia sobre la Tecnología, para usar, producir y comercializar y vender productos y servicios en base a la Tecnología.
Por ello, las partes han llegado al siguiente acuerdo:
PRIMERO. Definiciones.
Se deja expresa constancia que los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se especifican:
“Tecnología”, corresponde a [“agregar nombre corto de la tecnología”].
“PI”, se refiere a los derechos de propiedad intelectual, industrial u otra protección análoga que recaen o puedan recaer sobre la Tecnología objeto de este Acuerdo.
“Opción de licenciamiento”, corresponde a aquel derecho preferente para suscribir un contrato de licencia respecto a la Tecnología, dentro del plazo y términos señalados en el presente Instrumento
“Oferta de licenciamiento”, se refiere al documento suscrito por el representante legal de la Empresa o de un tercero, donde se exprese la voluntad real y seria de licenciar la Tecnología y contenga, además, las condiciones establecidas en el presente Instrumento.
“Acuerdo”, “Instrumento” o “Contrato”; corresponde a este Contrato de Opción de licenciamiento.
SEGUNDO. Objeto del Contrato.
El presente instrumento tiene por objeto regular entre las Partes el derecho de la Empresa a ejercer una opción de licenciamiento de la Tecnología perteneciente a la Universidad. En particular, se normarán los términos, plazo y condiciones bajo los cuales la Empresa podrá ejercer dicha opción de licenciamiento.
TERCERO. Opción de licenciamiento.
La Universidad, en conformidad con los términos y condiciones de este Contrato, le otorga a la Empresa una opción personal y exclusiva para obtener una licencia sobre la Tecnología, de acuerdo con los términos señalados en la cláusula cuarta de este Contrato. Esta opción le otorga a la Empresa el derecho preferente para suscribir un contrato de licencia, dentro del plazo y términos señalados en el presente instrumento.
En el marco de esta opción de licenciamiento, la Empresa podrá igualar o mejorar cualquier oferta formal de un tercero, según se estipula en la cláusula sexta siguiente.
CUARTO. Condiciones de licenciamiento.
Las Partes acuerdan que en el caso de que la Empresa ejerza su derecho de opción, establecido en la cláusula tercera precedente, dicho contrato de licenciamiento deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
(Se pueden agregar todas las condiciones y modalidades que se deseen, de acuerdo con cada caso particular)
Alcance de la licencia. Licencia sobre la Tecnología, sometida al pago de derechos para su uso. La licencia se otorga con el objeto de desarrollar, fabricar, hacer fabricar, exportar e importar, ofrecer en venta, vender, ser vendido y, en general, comercializar productos y/o servicios que incorporen o utilicen la Tecnología licenciada.
Ámbito de aplicación. Comprende [agregar campo de aplicación de la Tecnología].
Exclusividad. La licencia concedida a la Empresa será única y exclusiva, según los términos que se convengan en dicho Instrumento. En conformidad a lo anterior, la Universidad se compromete a no conceder otra licencia a un tercero con respecto a los derechos concedidos por dicho Contrato. (Puede pactarse que no sea exclusiva, o que sea exclusiva solamente para un territorio o parte de territorio determinado).
Territorio. La licencia se otorgará para todos los países donde se haya solicitado o se solicite protección de la Tecnología, mediante derechos de propiedad intelectual, industrial u otra protección análoga. (ver nota de número anterior).
Sublicencia. (esto es optativo. Puede establecerse que no tenga derecho a sublicenciar)
La Empresa tendrá la facultad de conceder sublicencias sobre sus derechos. En caso de otorgar sublicencias, deberá proporcionar a la Universidad información completa respecto a las negociaciones y posible sublicenciatario de la Tecnología, y copia del contrato correspondiente.
La Universidad podrá oponerse a un posible Sublicenciatario de la Tecnología en casos justificados, en un plazo de veinte días a partir de la recepción de los antecedentes enviados por la Empresa. Una vez transcurrido dicho plazo sin que haya oposición alguna por parte de la Universidad, se entenderá aceptado el sublicenciatario y las condiciones establecidas. Se entenderán por casos justificados aquellos en que se pone en riesgo la imagen de la Institución o pudiere verse eventualmente afectada la seguridad nacional.
Regalías. Por concepto de regalías, la Empresa deberá pagar anualmente una suma correspondiente al [cantidad en palabras] ([número]%) sobre las ventas netas efectuadas en el año calendario anterior respecto de los productos o servicios que incorporen en su elaboración la Tecnología licenciada. Para estos efectos, se entenderá por ventas netas el monto total de la operación descontados los impuestos respectivos.
En el caso de sublicenciamiento de la Tecnología, la Empresa deberá pagar anualmente a la Universidad una regalía equivalente al [cantidad en palabras] ([número]%) sobre los ingresos netos percibidos por este concepto en el año calendario inmediatamente anterior. Para estos efectos, se entenderá por Ingresos Netos el monto total de la operación descontados los impuestos respectivos.
Igualmente, el contrato de licencia contemplará la obligación por parte de la Empresa de rendir informes a la Universidad, así como la facultad de esta última para realizar auditorías respecto de la primera.
La Empresa no tendrá derecho a repetición en contra de la Universidad por las regalías pagadas en caso de nulidad, caducidad o expiración de la patente o cualquier otro medio de protección de invención o de la no concesión, de encontrarse pendiente.
Cuotas de mantenimiento de la PI asociada a la Tecnología. En caso de que la Tecnología licenciada se encuentre protegida por patente de invención u otro derecho de propiedad industrial o intelectual, la Universidad mantendrá la gestión y administración de dicho privilegio industrial. De esta manera, se encargará de proceder a preparar, presentar, tramitar y mantener los privilegios ya mencionados, comprometiéndose la Empresa a asesorar, en términos razonables, en dicha presentación y tramitación, si fuese requerido por la Universidad.
(Este párrafo es optativo) No obstante, la Empresa asumirá los costos asociados a la mantención de la patente de invención a nivel nacional e internacional. Se entenderá por costos asociados a la mantención de la patente u otro privilegio industrial todas las tasas y honorarios relativos a la presentación, tramitación, mantenimiento, y defensa de la patente. Para el pago de los costos asociados a la mantención de la patente, la Universidad emitirá una factura semestral a la Empresa, junto con el desglose de todos los gastos asociados a la mantención de la patente.
Licencia para fines académicos y de Investigación: La Universidad se reservará la facultad de empleo de la Tecnología licenciada a la Empresa para fines académicos y de su propia investigación.
Mejoras. Cualquier mejora de la Tecnología hecha con recursos humanos o materiales de la Universidad será de su exclusiva propiedad, pudiendo ésta protegerla. La Empresa, por su parte, tendrá la primera opción de comercialización de las mejoras de la Tecnología.
En caso de existir mejoras realizadas por la Empresa o su(s) Sublicenciataria(s), la Empresa deberá notificar inmediatamente a la Universidad, con el objeto de acordar el porcentaje de participación de la Universidad en dichas mejoras. En este caso, la Universidad se compromete a licenciar su porcentaje de participación en dichas mejoras a la Empresa, en los mismos términos señalados en este Instrumento.
QUINTO. Plazo y condición para ejercer la opción de licenciamiento.
Las Partes acuerdan que el ejercicio de la opción de licenciamiento queda sujeto a [agregar condición]. (Puede ser que la empresa cumpa ciertos requisitos que deben definirse; que se otorgue la patente en trámite, etc.).
En ningún caso, el ejercicio de la opción de licenciamiento podrá extenderse por más de 12 meses, contados desde la entrada en vigor de este Instrumento. (este plazo puede variarse)
SEXTO. Ofertas de licenciamiento de terceros.
Si durante el periodo de vigencia de la opción a favor de la Empresa, un tercero realiza una Oferta de licenciamiento a la Universidad respecto de la Tecnología, ésta notificará a la brevedad, dentro de 15 días hábiles, a la Empresa las condiciones de dicha Oferta de licenciamiento. En dicho evento, la Empresa tendrá un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde la recepción de la comunicación enviada por la Universidad, para presentar una nueva Oferta de licenciamiento que iguale o mejore las condiciones de la oferta existente.
En caso de que la Empresa iguale o mejore la Oferta de licenciamiento xxx xxxxxxx, se procederá a la negociación del contrato de licenciamiento respectivo con la Empresa, no pudiendo el tercero presentar una nueva Oferta, ya sea por sí mismo o a través de una persona relacionada.
Si la Empresa no iguala la Oferta de licenciamiento efectuada por el tercero dentro del plazo ya señalado, la Universidad podrá dar término al presente Contrato de manera inmediata, sin derecho a indemnización ni pago alguno en contra de la Empresa.
SÉPTIMO. Procedimiento para ejercer la opción de licenciamiento.
Para ejercer la opción de licenciamiento, en los términos y condiciones establecidas en este instrumento, la Empresa deberá presentar una Oferta de licenciamiento a la Universidad. Esta Oferta deberá contener un Plan de Negocios elaborado de conformidad con las prácticas comerciales generalmente aceptadas, que describa, como mínimo, la información xxx xxxxxxx relevante y las proyecciones de los ingresos, y los pasos que la Empresa se propone adoptar para explotar comercialmente la Tecnología. Deberá también contener la información a que se refiere la cláusula Cuarta de este instrumento.
La Universidad contará con un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde la recepción de la Oferta de licenciamiento presentada por la Empresa para aceptarla o rechazarla. La Universidad podrá rechazar la Oferta de licenciamiento si el Plan de Negocios, a su juicio, no cumple con prácticas comerciales generalmente aceptadas, en cuyo caso la Empresa tendrá un plazo xx xxxx (10) días hábiles para enmendarlo. Si se aprueba la Oferta de licenciamiento, las Partes negociarán el contenido del contrato de licencia, respetando los acuerdos alcanzados en la cláusula cuarta.
Si la Universidad no se manifiesta dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado desde la recepción de la Oferta de licenciamiento presentada por la Empresa, se entenderá aceptada pura y simplemente la Oferta Formal presentada por ésta.
OCTAVO. Cesión de derechos.
La Empresa no podrá ceder a terceros los derechos u obligaciones derivados del presente Contrato, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la Universidad.
NOVENO. Confidencialidad.
Se entenderá por Información Confidencial toda información, conocimiento y datos técnicos o no, incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e información propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, invenciones, know-how, métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, información técnica y científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, reportes técnicos, programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de marketing, planes de negocios, que se den a conocer por una Parte a la otra durante la vigencia de este Contrato.
Las Partes acuerdan que toda información que sea transmitida, revelada y/o divulgada entre ellas debe ser considerada confidencial sin necesidad de ninguna identificación especial, ya sea que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no.
Las Partes utilizarán la Información Confidencial únicamente en relación con los objetivos del presente Contrato y no la darán a conocer a ningún tercero, aparte de sus propias filiales, empleados, directivos, funcionarios o terceros vinculados por obligaciones de confidencialidad similares que deban tener acceso a la Información Confidencial para alcanzar los objetivos de este Contrato.
El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la Parte receptora será el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un cuidado razonable, para evitar la divulgación, publicación o difusión de su propia Información Confidencial. Para mayor certeza, las Partes se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos efectos.
La Partes reconocen que la Parte divulgadora sufrirá un daño irreparable en el evento de que la Parte receptora incumpla sus obligaciones en virtud del presente Instrumento. Por lo tanto, en caso de que la Parte receptora viole o incumpla cualquiera de los términos y condiciones de este Contrato, la Parte divulgadora podrá solicitar medidas cautelares y perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir. De esta forma, la Parte receptora indemnizará completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan de tal incumplimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados y costas judiciales.
Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que:
La Parte receptora pruebe que, al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba en el dominio público, había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Contrato.
Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no signifique violación al contenido de este Contrato.
Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea divulgada por la Parte divulgadora a terceros sin restricciones.
Las disposiciones del presente Contrato no se extienden a ninguna Información Confidencial que sea requerida por la ley, corte, tribunal, autoridad, organismo regulador o bolsa de valores para ser revelada. Sin embargo, previo a la divulgación que deba hacer la Parte receptora, ésta deberá notificar inmediatamente por escrito a la Parte divulgadora para que pueda solicitar las medidas necesarias tendientes a impedir o limitar el alcance de la necesidad de divulgar la Información Confidencial. Al realizar cualquier divulgación bajo este artículo, la Parte receptora sólo comunicará la Información Confidencial estrictamente necesaria para cumplir con el requisito aplicable.
Las obligaciones establecidas en esta disposición se mantendrán vigentes por el plazo de 5 años después de finalizado el presente Instrumento.
DÉCIMO. Vigencia.
Este contrato tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la suscripción del presente instrumento.
Si se trata de instituciones públicas: Este contrato tendrá una vigencia de [agregar plazo], a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente instrumento.
DÉCIMO PRIMERO. Terminación anticipada del Convenio.
Terminación de pleno Derecho. En el caso que la Empresa se encuentre en proceso de liquidación o sea permanente insolvente el Contrato terminará de pleno derecho.
Terminación unilateral por incumplimiento de obligaciones. En el caso de que alguna de las Partes no cumpla en tiempo y forma alguna de las obligaciones del presente, la Parte cumplidora podrá terminar unilateralmente el presente Contrato y solicitar las indemnizaciones que por ley le correspondan. Asimismo, se privará la Parte incumplidora del derecho para reclamar cualquier derecho o deducir cualquiera acción que tenga su origen en este Acuerdo, entendiéndose que las pierde por el hecho de su incumplimiento.
DÉCIMO SEGUNDO. Comunicaciones.
Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones formales que recíprocamente procedieren deberán realizarse por escrito en los domicilios indicados al inicio de este Contrato. No obstante, cuando se trate de materias de mera gestión las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o telefónicamente en las direcciones o números telefónicos previamente designados por las Partes para estos efectos.
Para estos efectos, la Universidad designa como su representante a [agregar], domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
Por su parte, la Empresa designa como su representante a don [agregar], domiciliado en [agregar]; teléfono [agregar]; correo electrónico [agregar]; quién podrá ser reemplazado por quien él determine.
DÉCIMO TERCERO. Domicilio y Resolución de Controversias.
En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa, mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al efecto.
Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
DÉCIMO CUARTA. Personería y copias.
La personería de don Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx para actuar en representación de la Universidad de Antofagasta consta en el Decreto Supremo de Educación Nº 237-2018, xx xxxxxx de 2018.
La personería de don [agregar], para actuar en representación de la Empresa consta en la escritura pública de fecha de [agregar] de [agregar] del [agregar], otorgada ante Notario Público de [agregar], Número de Repertorio [agregar].
Se firma el presente contrato en cuatro (4) ejemplares, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada Parte.
_______________________________ Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Rector Universidad de Antofagasta |
_______________________________ [Nombre] [Cargo] [Empresa] |
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Xxxx. Xxxxxxx 000 • Fono (55) 637140 Fax (55) 637 109 • Casilla 170 • Campus ColosoAntofagasta • Chile