CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA EMPRESA XXXXXX

CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

ENTRE

UNIVERSIDAD TÉCNICA XXXXXXXX SANTA XXXXX

Y

EMPRESA XXXXXX

En Valparaíso, a ________ de _____ de 20___, entre Empresa XXXXX., R.U.T. N° _____________, representada por don XXXXXXX, cédula nacional de identidad N°____________, todos domiciliados en ……………., en adelante denominada la “Empresa”; y la Universidad Técnica Xxxxxxxx Santa Xxxxx, R.U.T. N°81.668.700-4, representada por su Rector xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx O´Shee, cédula nacional de identidad N° 0.000.000-0, con domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx Xx 0000, Xxxxxxxxxx, en adelante denominada también la “Universidad”; ambos comparecientes denominados en conjunto “las partes”, quienes han convenido el siguiente Contrato de Licencia de Explotación, en adelante el “Contrato”.

CONSIDERANDO:

• Que la Universidad actualmente es una de las principales instituciones de educación superior en el país, con alto desarrollo en los ámbitos de la docencia, investigación y extensión, tiene entre sus labores esenciales contribuir a la generación del conocimiento y la innovación para mejorar el sistema productivo nacional e internacional y la competitividad de sus agentes, realizando la transferencias de nuevas tecnologías que se produzcan, a fin de materializar dicho objetivo.

• Que la Empresa es uno de los actores más importantes a nivel nacional e internacional en el mercado de ……...

• Que la Empresa y la Universidad han suscrito un “Convenio de Co-financiamiento y apoyo institucional”, a través del cual han desarrollado una investigación cofinanciada por ambas partes.

• Que como producto de la antedicha investigación, se ha desarrollado un …………, con características ____________________, que permite ____________________ .

• Que la Empresa y la Universidad han suscrito un “Convenio de Co-propiedad de Patente”, a través del cual han iniciado las gestiones necesarias para el registro de propiedad intelectual e industrial resultante de la investigación y desarrollo realizada en el marco del “Convenio de co-financiamiento y apoyo institucional” celebrado entre ambas partes.

LAS PARTES CONVIENEN COMO ACUERDO ESPECÍFICO LO SIGUIENTE:

Artículo 1: Objeto del Contrato

La Universidad y la Empresa tienen la propiedad intelectual, en partes iguales, sobre los resultados de las investigaciones que ellas han conducido, en particular, la propiedad industrial sobre un “……………”, denominada también, para estos efectos, como “la tecnología”o “la materia objeto de la licencia”.

El objeto del presente Contrato es la concesión de licencia de uso y comercialización, por parte de la Universidad a la Empresa, sobre la tecnología, solicitud de inscripción de patente Nº _______________, en el INAPI, sujeto al pago de un royalty que más delante de detalla.

Artículo 2: Licencia Exclusiva

2.1. La Universidad concede a la Empresa una licencia exclusiva en todo el territorio nacional de Chile, para la producción y utilización comercial de la tecnología, Nº _________ de solicitud de inscripción de patente en el INAPI.

No obstante lo anterior, La Universidad se reserva expresamente el derecho no transferible y libre de regalías para utilizar la tecnología, los Derechos de Propiedad Intelectual, los Derechos de la tecnología, y la tecnología en el espectro abarcado por la Licencia por sí misma, incluyendo el uso de su facultad, personal y de los investigadores, solo para educación y con fines de investigación y usos con fines humanitarios.

Además, La Universidad otorga a la Empresa un derecho exclusivo de opción preferente para adquirir cualquier licencia o aplicaciones futuras y sus derechos relacionados con la propiedad intelectual y derechos de uso de la tecnología.

La Universidad pondrá a disposición de la Empresa toda la información y documentación necesaria para el desarrollo de lo dispuesto en esta cláusula.

2.2. Titularidad. La Empresa reconoce y está de acuerdo con que la Universidad es propietaria de los conocimientos científicos y técnicos, del “know-how” de los derechos y títulos de propiedad intelectual del producto objeto del presente instrumento.

2.3. No se concederán otros Derechos. Excepto que haya sido expresamente previsto en el presente contrato, ningún otro derecho, titulo, o interés es concedido por la Universidad a la Empresa, bajo la materia objeto de la licencia.

2.4. Sublicencia Limitada. La Empresa tendrá derecho a conceder sublicencias a terceros bajo la materia objeto de la licencia, previo consentimiento expreso de la Universidad, que no será negado sin fundamentos plausibles o concretos. La Empresa se obliga a ser responsable de la continuación de rendimiento por sus sublicencias. La Universidad tendrá el derecho de revisar tales sublicencias para asegurar la conformidad con esta Sección. Tras la terminación de este Contrato, dichas sublicencias retornarán directamente a la Universidad.

Artículo 3: Pago

En consideración a los derechos y licencia concedidos conforme a lo estipulado, la Empresa pagará a la Universidad lo siguiente:

3.1. “Royalty”. Para el uso de los productos con licencia en virtud de los productos iniciados y ejecutados por la Empresa, sus afiliados, sucesores, sublicencias y / o cesionarios, la Empresa deberá pagar regalías no reembolsables a la Universidad equivalentes al X% (X por ciento) de las Ventas Netas ocurridas en un ejercicio contable. Este pago de derechos sólo se aplicará a los productos vendidos por la Empresa, sus afiliados, asignados, sublicencias y / o sucesores que utilizan los Derechos de Propiedad Intelectual, los Derechos de la Tecnología o Tecnología referida en los considerandos y en el artículo 1 del presente contrato. Si en las investigaciones futuras, mientras el presente contrato se encuentre vigente, hubiesen solicitudes de patentes o patentes independientes que fuesen de propiedad compartida entre la Empresa y la Universidad, se añadirá un nuevo anexo detallando regalías sobre las ventas, el que debidamente suscrito por las partes contratantes se entenderá formar parte del presente Contrato.

3.2. Las partes acuerdan que en el evento de no haber ventas de productos en base a la tecnología licenciada, la Empresa no pagará Royalty alguno a la Universidad, siempre que la misma acredite con los correspondientes documentos contables, que efectivamente no ha habido ventas. Exención de pago que podrá extenderse, siempre que la Empresa haya acreditado que no hubo ventas, sólo por XX (X) años desde la fecha de suscripción del presente contrato. En caso de continuar sin ventas luego de los dos primeros años de vigencia del presente contrato, la Universidad tendrá el derecho de poner término a la licencia, por escrito y con treinta (30) días de anticipación.

3.3. Depósito en Cuenta Corriente. El pago del Royalty se hará anualmente en efectivo en la siguiente cuenta:

Nombre Titular: _________________

Cuenta corriente N°: ___________ (dólares de Estados Unidos de Norteamérica)

Banco: Banco ________

Dirección Banco: ________,

Swift: _______

3.4. Registros, Informes y Pago de los “Royalty”. A partir del primer año de vigencia de este Contrato, la Empresa deberá mantener registros completos y precisos de los procedimientos realizados y productos obtenidos, utilizando la materia objeto de la licencia que aquí se define, para ser presentados a la Universidad.

3.5. Derechos de Auditoría. La Empresa permitirá a la Universidad, con costo para esta última, examinar de manera periódica los libros, libros de registros contables y los registros de La Empresa durante un horario de trabajo normal con el único propósito de verificar los informes proporcionados a la Universidad en conformidad con la Sección 3.4, con la condición que la Universidad provea a la Empresa de una notificación por escrito de la intención de la Universidad de realizar una inspección en no menos xx xxxx (10) días hábiles antes de la fecha que se propone para dicha inspección; y con la condición adicional que solamente una (1) de dicha inspección se pueda realizar durante cualquier período calendario de seis (6) meses. En caso que se determine que las cantidades que se deba a la Universidad han sido mal pagadas en una cantidad de más de un diez por ciento (10%) de la cantidad que realmente se debe, la Empresa deberá pagar dicha diferencia, además del costo de dicha inspección. Cualquier “royalty” no pagado en o antes de la fecha correspondiente a cuarenta y cinco (45) días después del final de trimestre calendario en virtud del cual se devengan, acumularán intereses a una tasa igual al uno por ciento (1%) por cada mes calendario o, si es menor, a la máxima tasa permitida de acuerdo a la ley aplicable.

3.6. Derecho de Acceso. Los representantes de la Universidad tendrán derecho a visitar las instalaciones de la Empresa y las instalaciones de los afiliados de la Empresa o las de sus socios contractuales, los contratistas y los subcontratistas durante el horario laboral normal para observar y supervisar el correcto cumplimiento de este Contrato con los representantes de la Empresa y con los afiliados de la Empresa, los socios contractuales, los contratistas, asesores, y subcontratistas, pudiendo inspeccionar todos los documentos relevantes; siempre y cuando, previo a cualquier visita o inspección de documentos, la Universidad notifique por adelantado a la Empresa de su intención de visitar o inspeccionar los documentos con al menos cinco (5) días hábiles de anterioridad; y con la condición adicional que las copias de cualquiera de los documentos será provista a la Universidad solo después del consentimiento por parte de la Empresa, cuya entrega no podrá negarse injustificadamente. Las partes declaran, además, que cualquiera y toda la información obtenida por la Universidad como un resultado de las acciones permitidas bajo esta Sección 3.6, incluyendo sin limitación a cualquiera y todas las copias de documentos, serán consideradas Información Confidencial de la Empresa y estará sometida a las restricciones que se establecen en el Artículo 4 más adelante.

Artículo 4: Confidencialidad

A partir de la firma de este Contrato y durante toda su vigencia, cada una de las partes se comprometen a no difundir bajo ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte, a la que se haya podido tener acceso con objeto de este Contrato, siempre que estas informaciones no sean de dominio público o que la revelación de lo mismo sea requerida por Ley.

Por información confidencial se entiende cualquier información revelada por cada parte oralmente por escrito o visualmente o mediante cualquier otro soporte.

Las disposiciones de esta cláusula relativa a la confidencialidad subsistirán después de la terminación del presente contrato durante un periodo de cinco (5) años.

Artículo 5: Publicación

Cualquier publicación deberá ser sometida a la aprobación escrita de la otra parte.
La Empresa podrá usar el nombre de la Universidad en sus publicaciones y sobre el packaging del Producto comercial, haciendo referencia a que la tecnología para “_________________________” fue desarrollada en la Universidad.

Artículo 6: Infracción por Terceras Partes

6.1. General. La Empresa deberá notificar a la Universidad en caso de cualquier infracción cometida por una tercera parte de los Derechos de Propiedad Intelectual. En el caso que la Universidad no interponga denuncia, reclamo o demanda contra un sustancial infractor de dichas patentes o de otros derechos concedidos en este instrumento dentro de seis (6) meses después de la recepción de dicha notificación por parte de la Empresa, ésta tendrá el derecho, pero no la obligación, de perseguir la responsabilidad de aquellos infractores, en conformidad a la legislación vigente, y los derechos emanados de la patente licenciada, en su propio beneficio y de la Universidad. La Universidad proveerá toda la información y asesoría razonable solicitada por la Empresa en relación con cualquier acción tomada por ésta para ejercer los Derechos de Propiedad Intelectual consistentes con sus obligaciones de acuerdo a la Sección 6.2, incluyendo sin limitación la asociación de la acción legal iniciada por la Empresa como una parte. La Empresa no podrá interponer ninguna acción que pudiera infringir los Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad, sin el consentimiento escrito de ésta.

6.2. Cooperación. Cualquiera que sea la naturaleza de la acción interpuesta, sea querella, demanda, denuncia, y que involucre a un infractor, demandado o querellado, las partes cooperarán recíprocamente con la entrega en tiempo y forma de todo el personal relevante, registros, documentos, información, muestras, especímenes, y similares que estén en poder de las partes.

Artículo 7: Duración y Término

7.1. Duración. El plazo de este Contrato comenzará a regir desde la fecha de suscripción del mismo, continuando con pleno vigor y efecto por 5 años a partir de la fecha de la firma de este contrato, salvo que ocurran algunos de los siguientes casos:

1. La expiración del plazo de la última patente dentro de la materia objeto licenciada, o por abandono o denegación de la última solicitud de patente.

2. Por el solo ministerio de la ley o por voluntad de las partes, de acuerdo a los términos de este Contrato.

7.2. Término por Causa. Cualquier parte podrá poner término al presente Contrato, con la ulterior y automática expiración de los derechos y licencias aquí concedidas; termino que solo será efectivo con la notificación por escrito a la otra parte en alguno de los siguientes casos:

7.2.1. Si la otra parte contraviene materialmente el presente Contrato, y dicho incumplimiento se mantiene sin reparar por treinta (30) días luego de la notificación por escrito del mismo, a menos que la infracción sea irreparable, en cuyo caso el término deberá ser inmediato frente a la recepción de la notificación por escrito.

7.2.2. Este Contrato terminará en forma inmediata si la Empresa estuviese afectada por una situación efectiva de quiebra o similar.

7.2.3. Este Contrato podrá terminar ante una eventual acción judicial presentada en contra de la Empresa, que implique la cesión de gran parte de sus activos para sus acreedores, siempre que dicha acción judicial no sea desestimada o invalidada dentro de sesenta (60) días.

7.3. Devolución de la Información Confidencial. Frente al término de este Contrato, por cualquier parte, de conformidad a la Sección 7.1 y 7.2, la Empresa devolverá inmediatamente a la Universidad cualquier Información Confidencial recibida desde la Universidad antes de dicho término, y la Empresa cesará en el derecho a utilizar la Información Confidencial para cualquier propósito.

7.4. Derechos Acumulados. La expiración o término de este Contrato no liberará a ninguna parte de las obligaciones o derechos previamente acumulados, como en el caso de derechos u obligaciones de tracto sucesivo o continuas, que aun se encuentre pendiente su total y cabal cumplimiento. Lo anterior se aplicará cualquiera que sea la naturaleza de las materias que se encuentren pendientes en su cumplimiento, tanto de fondo como de forma.

7.5. Duración. Los artículos 4 y 8, y las Secciones 7.3, 7.4 y 7.5, de este Contrato se mantendrán a la expiración o término del mismo por cualquier razón.

Articulo 8. Disposiciones Generales

8.1. Ley Aplicable y Solución de Controversias. Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las partes con motivo de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este acuerdo o cualquier otra causa, será sometida a ARBITRAJE, conforme al Reglamento de Arbitraje pertinente del Centro de Arbitraje y Mediación de la V Región, Reglamento que estando vigente a esta fecha, se declara conocido y aceptado por los contratantes, formando parte integrante de este contrato.

Las partes designarán de común acuerdo como Árbitro Arbitrador a uno de los integrantes del Cuerpo Arbitral del CAM. Para el evento en que las partes no lleguen a acuerdo respecto de la persona del árbitro, confieren poder irrevocable al Centro de Arbitraje y Mediación de la V Región, para que, a solicitud de cualquiera de éstas, designe a un ÁRBITRO ARBITRADOR de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro antes referido.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo que renuncian expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

8.2. Cumplimiento con las Leyes. Cada parte ejecutará este Contrato en fiel cumplimiento con todas las leyes, reglamentos y regulaciones nacionales aplicables e indemnizará a la otra parte y sus clientes por la pérdida o daño ocasionado, en caso del incumplimiento de alguna de dichas leyes, reglamentos o regulaciones, según lo determinen los tribunales competentes.

8.3. Limitación de Responsabilidad. En ningún caso y bajo ningún concepto, las partes serán responsables por los daños incidentales, indirectos, o especiales que pudieran tener origen o causa en la otra parte, con motivo del presente Contrato.

8.4. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna parte se considerará responsable de algún retraso o falla en el cumplimiento del presente Contrato por causa de huelgas, embargos, requerimientos inesperados del gobierno, autoridades civiles o militares, hechos imprevistos o irresistibles como terremotos, o el enemigo público u otras causas que estén razonablemente fuera del control por dicha parte y sin que dicha parte haya cometido falta o negligencia.

8.5. Contratistas Independientes. La relación derivada del presente Contrato, entre la Universidad y la Empresa, es la de contratistas independientes. Nada en este Contrato será estructurado para crear cualquier otra relación entre la Universidad y la Empresa. Ninguna parte tendrá derecho, poder o autoridad alguna, para asumir, crear o incurrir en cualquier gasto, deuda u obligación, expresa o sugerida, a nombre del otro.

8.6. Confidencialidad del Contrato. A excepción que sea requerido por la Ley, u órgano judicial, ninguna de las partes contratantes divulgará los contenidos de ninguno de los términos de este Contrato a ninguna persona o entidad sin el consentimiento previo por escrito de la parte que no está divulgando.

8.7. Uso de los Nombres. Ninguna de las partes utilizará el nombre de la otra parte en su publicidad o materiales promocionales sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

8.8. Notificaciones. Cualquier tipo de notificación requerida en virtud de este Contrato deberá ser efectuada por escrito a través de correo certificado o por medio de servicio de entrega urgente a la dirección de cada parte señalada más adelante, o cualquier otro medio que se estime adecuado para estos fines y que haya sido acordado previamente por las partes contratantes. La notificación se considerará presentada cuando sea entregada o, si la entrega no es cumplida por alguna razón o por alguna falta en el destinatario, cuando se emitió.

Si es hacia La Universidad:

Gerente

Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento

Universidad Técnica Xxxxxxxx Santa Xxxxx

Domicilio: Xxxxx Xxxx 000, Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxx

Si es hacia La Empresa:

Cargo

Domicilio: xxxxxxxxxx

Ciudad:xxxxxxxxxxxx

8.9. Modificación; Medida de Excepción. Este Contrato no podrá alterarse, corregirse o modificarse de manera alguna, salvo acuerdo escrito firmado por ambas partes.

8.10. Divisibilidad. Si cualquier disposición del presente Contrato es considerada nula, invalida o inaplicable por un tribunal o autoridad competente, la misma deberá ser reformada para cumplir con la ley aplicable o eliminada de no ser adaptable, de modo de no afectar la validez o aplicabilidad de este Contrato.

8.11. Contrato Completo. Respecto de esta materia, las partes reconocen que este Contrato supone la comprensión de las partes respecto de la materia objeto licenciada, y sustituye a todas las discusiones, contratos, acuerdos, y escrituras respecto de ello.

8.12. Ejemplares del Contrato. Este Contrato se suscribe en dos ejemplares originales, del mismo tenor, quedando uno en poder de cada parte.

8.13. Personerías.

La personería de xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx O´Shee para representar en este instrumento a la Universidad Técnica Xxxxxxxx Santa Xxxxx consta en el Decreto del Presidente del Consejo Superior N° 002/2014, del 30 de Septiembre de 2014, protocolizado con  fecha  01 de  Octubre de  2014, en  el registro respectivo con el N° 4.781/2014, ante  la Notario Público Interino de Valparaíso, señora Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, suplente del titular don Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.

La personería del señor XXXXXXXX para comparecer en nombre y representación de la Empresa XXXXXXXX., consta de la escritura de fecha ……..

Ambos documentos no se insertan, por ser conocidos por las partes y el notario que autoriza.

El presente Contrato se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando un ejemplar para cada Parte.

Por: Universidad Técnica Xxxxxxxx Santa Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx O´Shee

Rector

_______________________ Fecha:

Por la Empresa XXXXXXXX

Nombre

(Cargo)

______________________ Fecha: