Contrato de LICENCIA
Aprobado por el Consejo Directivo Central (resolución N°6) el 27/10/2015
(el presente documento se plantea en carácter de formato tipo, lo que implica que sus cláusulas tienen una finalidad de orientación a efectos de colaborar con la negociación que se realice de la producción universitaria, siendo posible adoptar otras soluciones para cada caso concreto)
En la ciudad de Montevideo, el …. de … de …, entre POR UNA PARTE: XX, representado por …....…, con domicilio en … y domicilio electrónico en …, (en adelante la EMPRESA); Y POR OTRA PARTE: (nombre del Rector), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número....................., con domicilio en Avenida Dieciocho de Julio Número 1824, de esta ciudad, en su calidad de Rector, y en nombre y representación de la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, (en adelante UDELAR) persona jurídica, con domicilio en la Avenida Dieciocho de Julio Número 1824, de esta ciudad, quienes
ANTECEDENTES:
1) El equipo investigación formado por .............. del Departamento.................... de la Facultad de …. de la UDELAR ha desarrollado un producto que ha sido registrado como patente de invención titulada ....................., concedida con fecha ..........1
2) De conformidad con lo establecido en la Ordenanza de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad de la República, con fecha …., los integrantes del equipo de investigación suscribieron un contrato de cesión de derechos con la UDELAR por el que cedieron a esta última los derechos de propiedad intelectual derivados de la patente de invención referida en el numeral 1.
3) La empresa está interesada en obtener licencia de los derechos de explotación de la citada patente.
OBJETO:
El objeto del contrato es regular la concesión en forma (no) exclusiva de licencia de los derechos de explotación de la patente2 a la EMPRESA para su explotación en el territorio de .................... por un periodo de .................. y con la finalidad de uso en ........................
En el presente contrato no se incluyen conocimientos adicionales al contenido de la patente. De estar LA EMPRESA interesada en ellos, éstos serán objeto de un contrato de asesoría en el que se regularán condiciones de la misma y las actividades de las partes.
De acuerdo con lo anterior, la UDELAR, por medio del presente concede a la EMPRESA, quien en tal concepto adquiere, licencia de fabricación y comercialización para explotar la patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato.
Se deja expresamente establecido que por el presente se confiere una licencia (no) exclusiva a la EMPRESA y no una cesión o transferencia de la patente.
DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA:
La duración del presente contrato será de .......... a partir de la fecha de su firma. De continuar la EMPRESA interesada en la explotación de la patente al concluir dicho período, ambas partes negociarán nuevamente las condiciones económicas. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por finalizada la licencia de explotación.
PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO:
PAGO INICIAL.- La EMPRESA deberá abonar a la UDELAR un pago inicial de ….... en un plazo de …........ Este pago no es reembolsable ni compensable con otros conceptos.
REGALÍAS.- Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican en la cláusula primera, la EMPRESA abonará a UDELAR una regalía del .......% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con la patente objeto de la licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por la EMPRESA a sus clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.
OPCIONAL.- Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o estas sean inferiores a ....... dólares/año, la EMPRESA abonará a la UDELAR la cantidad fija de ..................... dólares semestrales, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre anterior.
Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.
Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán por cuenta de LA EMPRESA los costes de gestión y mantenimiento de la patente objeto de licencia.
FORMA DE PAGO:
El pago de las cantidades correspondientes mencionadas en el numeral anterior se efectuará en la cuenta de la UDELAR ...…., número ...….. Las regalías se pagarán a semestre vencido, dentro del primer mes del siguiente semestre, a partir de …....
La recaudación de los montos percibidos por la UDELAR en virtud de este acuerdo se realizará de conformidad a lo establecido por el “Reglamento para la Recaudación de los Ingresos Generados por la Explotación de Derechos de Propiedad Intelectual de la UDELAR y el Pago a Autores.
La UDELAR declara que los montos percibidos en virtud de este contrato se distribuirán de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la “Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.
PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES:
Si por interés de LA EMPRESA se acordara el registro de esta patente en otro país, se hará a nombre de la UDELAR, quedando el presente contrato automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UDELAR o por quien esta delegue, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes de registro y mantenimiento.
Si no le interesara a la EMPRESA el registro de la patente en otros países, la UDELAR podrá efectuar los registros que entienda convenientes, teniendo libertad para licenciar dicha patente con terceros, para los países que abarquen dichos registros.
En este caso, la UDELAR correrá con los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve.
UTILIZACIÓN DE LA PATENTE LICENCIADA POR PARTE DE LA UDELAR:
El presente contrato de licencia (no) exclusiva no obstará a que la UDELAR desarrolle nuevas investigaciones sobre la invención patentada.
PERÍODO DE EXPLOTACIÓN:
La EMPRESA se obliga a explotar la licencia concedida y a hacerlo diligentemente y en forma ininterrumpida. Deberá iniciar la explotación de la patente no más allá de ….… El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causal de rescisión del contrato.
CESIÓN DE DERECHOS y SUBLICENCIAS:
La EMPRESA no podrá ceder a terceros los derechos derivados del presente contrato, ni conceder sublicencias, sin el consentimiento previo de la UDELAR, sujeto a la contraprestación económica que oportunamente se acordará.
CONFIDENCIALIDAD:
Cada una de las partes y terceros involucrados, se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del presente convenio, siempre que esas informaciones no sean de dominio público. Dichas informaciones deberán ser exclusivamente utilizadas para los fines de este contrato.
Los datos e informes relativos al proceso objeto del presente convenio, tendrán carácter confidencial. A tales efectos las partes garantizan dicha confidencialidad respecto del personal que trabaje para Ia misma en oportunidad del presente contrato.
Este deber de confidencialidad caducará en caso que la empresa decida rescindir el contrato. En este último caso, UDELAR quedará liberada de todos los compromisos asumidos con EMPRESA en e| presente contrato.
RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN:
La EMPRESA asume los riesgos derivados del desarrollo industrial de la mencionada patente, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.
RESPONSABILIDADES FISCALES:
Serán responsabilidad de la EMPRESA todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del objeto de la patente.
GARANTÍAS A CLIENTES:
Serán responsabilidad de la EMPRESA. las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación.
La UDELAR no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial de la invención objeto de la licencia.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA UDELAR
Además de las obligaciones previamente establecidas, constituyen obligaciones de la EMPRESA durante el tiempo de duración de este contrato:
Enviar a la UDELAR informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este contrato, el cliente, su dirección y la fecha de facturación de las ventas, realizadas durante el semestre anterior.
Llevar una contabilidad relativa a la patente que afecta a este contrato y facilitar el acceso a la misma a la UDELAR o a la persona que esta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.
INVIABILIDAD COMERCIAL
Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato, ambas partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarán la finalización del contrato y la extinción de la licencia.
RESCISIÓN DEL CONTRATO
En caso de incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, la otra parte tendrá la facultad de declarar rescindido el mismo, reservándose las acciones legales que correspondieran ante dicho incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte de la EMPRESA, quedarán automáticamente extinguidos todos los derechos de explotación concedidos a la EMPRESA, quedando esta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.
XXXX
La xxxx se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los términos pactados o por el hecho de hacer o dejar de hacer algo contrario a lo estipulado.
JURISDICCIÓN
La EMPRESA y la UDELAR se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.
En caso que las PARTES no puedan resolver la controversia, se someterán a la legislación uruguaya y a los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
DOMICILIOS ESPECIALES:
Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia.
COMUNICACIONES:
Las partes establecen que el medio idóneo de comunicación entre las mismas será el telegrama colacionado.
1También el contrato puede referir a una solicitud de patente que haya sido presentada pero aun no haya sido concedida por la autoridad competente.
2El objeto del contrato también puede consistir en la licencia de los derechos de explotación de una solicitud de patente (ver nota 1). En este caso, deberán ajustarse en lo que corresponda las demás cláusulas.
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