CONTRATO PARA LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE LA PATENTE “ “
CONTRATO PARA LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE LA PATENTE “ “
En Madrid, a .. de ............ 2009
COMPARECEN
De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante UPM), con CIF X0000000X y domicilio social en Madrid, c/ Xxxxxx xx Xxxxxx, 7, y en su nombre y representación D. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Vicerrector de Investigación de la citada Universidad, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el Sr. Rector Magnífico de la UPM, con fecha 23 xx xxxxx de 2008.
De otra parte ............................ (en adelante ...................) con C.I.F. ......................, con sede en .................., calle ................. que fue constituida ante Notario de ........... D. ............... el ...... de .............. de ........., inscrita en el Registro Mercantil de ...................... el ....... de ............. de......., y en su nombre y representación D. .............. .............. actuando en calidad de .......................... con D.N.I. ..................... , de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de ............... D. ..................... en fecha ..... de ......... de ......
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,
EXPONEN
1.- Que la UPM es titular de la patente de invención titulada ....................., desarrollada por el equipo de investigación formado por ..................... de los Departamentos ............................ de dicha Universidad.
2.- Que la empresa ........................ está interesada en obtener licencia de los derechos de explotación de la citada patente.
Y en consecuencia acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es regular la concesión de licencia de los derechos de explotación de la patente propiedad de la UPM, con número ............., concedida con fecha ..................., y de título .........................., a la Empresa ..................... para su explotación en .................... por un periodo de .................. y con la finalidad de ....................................
En el presente contrato no se incluyen conocimientos adicionales al contenido de la patente. De estar LA EMPRESA interesada en ellos, éstos serán objeto de un contrato de asesoría de transferencia en el que se regularán condiciones de dicha asesoría.
SEGUNDA.- LICENCIA
La Empresa....................., de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia de fabricación y comercialización del objeto de la mencionada patente, limitada al lugar, tiempo y objeto señalados en este contrato.
TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA
La duración del presente contrato será de .......... a partir de la fecha de su firma. De continuar la Empresa interesada en la explotación de la patente al concluir dicho período, ambas partes negociarán nuevamente las condiciones económicas. En caso de no llegar a un acuerdo, se dará por finalizada la licencia de explotación.
CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO
Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación que se indican en la cláusula primera, ................... abonará a la UPM una regalía del .....% del valor neto de las ventas de los productos fabricados de acuerdo con la patente objeto de la licencia. Se entenderá como valor neto de las ventas, el valor en factura sobre muelle de fábrica de las mercancías suministradas por ............... a sus clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de transporte a su destino y otros ajenos al valor en muelle de fábrica de la mercancía suministrada.
POSIBILIDAD A
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores a ..... euros/año, .................. abonará a la UPM la cantidad fija de ..................... EUROS SEMESTRALES, en concepto de regalía mínima, comenzando el pago en el semestre natural siguiente al de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las ventas, los pagos se harán sobre las ventas facturadas en el semestre anterior.
Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.
POSIBILIDAD B
Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, LA EMPRESA no abonará a la UPM ninguna regalía.
En el ANEXO II se indica una estimación de las ventas e ingresos mínimos anuales esperados en los próximos …. años.
Asimismo, durante el período de duración del presente contrato, serán por cuenta de LA EMPRESA los costes de gestión y mantenimiento de la patente objeto de licencia.
QUINTA.- FORMA DE PAGO
El abono de las cantidades correspondientes se efectuará en la cuenta número 31000262 abierta en la Oficina principal del BARCLAYS BANK en Madrid, Plaza xx Xxxxx, 2, a nombre de la Universidad Politécnica de Madrid-Investigación Transferencia Tecnológica, dentro del primer mes de cada semestre, contra factura dirigida a D. ................. de .............. de la Empresa ..............
SEXTA-. PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES
Si por interés de LA EMPRESA se acordara el registro de esta patente en algún país extranjero, se hará a nombre de la UPM, quedando el presente contrato automáticamente extendido para la explotación de la patente en dicho país. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UPM o por quien ésta delegue, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes de registro y mantenimiento.
De no interesarle a LA EMPRESA el registro de la patente en otros países, la UPM podrá efectuar los registros que tenga por convenientes, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dichos registros.
En este caso, la UPM deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA EMPRESA podrá acceder a un licencia exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año desde que la UPM le comunique la existencia de las correspondientes solicitudes, en las mismas condiciones que las expuestas en el presente contrato.
SÉPTIMA.- UTILIZACIÓN DE LA PATENTE CEDIDA POR PARTE DE LA UPM
La UPM se reserva la facultad de empleo de las técnicas, know‑how e invención cedidas a ............... en el presente contrato, exclusivamente para los fines de su propia investigación.
OCTAVA.- PERÍODO DE EXPLOTACIÓN
..................... se compromete a explotar la patente en un período razonable desde la firma de este contrato, nunca superior a ................
En caso de que transcurridos ...........años la patente no se haya explotado, la UPM podrá solicitar la rescisión del presente contrato.
NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS
......................... no podrá ceder a terceros los derechos derivados del presente contrato, sin el consentimiento previo de la UPM.
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN
....................... asume los riesgos derivados del desarrollo industrial de la mencionada patente, tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad, etc., como en relación con los sistemas de producción.
UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDADES FISCALES
Serán responsabilidad de ................. todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial del objeto de la patente.
DUODÉCIMA.- GARANTÍAS A CLIENTES
Serán responsabilidad de ................................. las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de fabricación.
La UPM no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación comercial de la invención objeto de la cesión.
DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTE LA UPM
Constituyen obligaciones de ............................ hacia la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPM, durante el tiempo de duración de este contrato:
Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de los productos sujetos a este contrato, el cliente, su dirección y la fecha de facturación de las ventas, realizadas durante el semestre anterior.
Llevar una contabilidad relativa a la patente que afecta a este contrato y facilitar el acceso a la misma a la UPM o a la persona que ésta designe, que permita la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados.
DECIMOCUARTA.- CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL
Si una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este contrato, las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo negociarían la cancelación de éste.
DECIMOQUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por cualquiera de las dos partes, faculta a la otra parte para rescindir el mismo. En tal caso, quedarán automáticamente anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de la Empresa .............................., quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en curso.
DECIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN
La Empresa .............. y la UPM se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato. En caso de anulación del contrato, se notificará con una antelación mínima de dos meses.
En caso de conflicto, ambas partes acuerdan resolverlo mediante arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
DECIMOSÉPTIMA.- ESCRITURA PÚBLICA
Este contrato será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes, a su costo, o cuando así lo requiera la legislación vigente.
DECIMOCTAVA._ DATOS DE CONTACTO
A efectos de cualquier comunicación relativa al presente contrato, se establecen las siguientes direcciones:
UPM:
Contacto: Adjunto al Vicerrector de Investigación para Estructuras de I+D+i
Dirección: X/ Xxxxxx xx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
Teléfono: 000000000
Fax: 000000000
E-mail: xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
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Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Las partes se comprometen a informar de posibles cambios de domicilio a efectos de comunicación de cualquier extremo relativo al presente contrato.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA
POLITÉCNICA DE MADRID
D. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx X. ........................
Vicerrector de Investigación Director